Eksperter: Dette betyr potetgull-dommen

Oslo tingrett har kjent varemerkeregistreringen av potetgull ugyldig. Disse konsekvenser vil dommen få.

Onsdag kom Oslo tingrett med dom i striden mellom Orkla og Maarud om bruken av «potetgull».

• Oslo tingrett har kjent varemerkeregistreringen av potetgull ugyldig. Orkla har dermed vunnet frem i sakens hovedspørsmål.
• Men Orkla tapte når det gjelder krav om fastsettelsesdom vedrørende bruk av ordet potetgull.
• Dommen sier at Maarud skal betale 800.000 kroner i erstatning til Orkla til delvis dekning av Orklas sakskostnader.

Are Stenvik er blant landets ledende innen immaterialrett. Før Stenvik ble partner i advokatfirmaet BA-HR, var han jussprofessor ved Universitetet i Oslo

– Hvis den endelige dommen blir stående, har Maarud ikke noe vern av potetgull. I prinsippet har Maarud en mulighet å prøve å verne bruken av potetgull med henvisning til markedsføringsloven, men det skal svært mye til for at et beskrivende ord rammes av markedsføringsloven, sier Stenvik til E24.

– For praktiske formål er det fritt frem for Orkla, Kims og andre konkurrenter til Maarud å bruke benevningen potetgull, hvis denne dommen blir stående, sier Stenvik.

Stenvik mener at dommen er riktig.

– Ut i fra tingrettens beskrivelse av fakta virker dommen riktig. Den er i tråd med varemerkerettslige prinsipper, sier Stenvik.

Ikke overraskende

Jusprofessor Ole-Andreas Rognstad ved Universitetet i Oslo har immaterialrett som spesialfelt. Han er ikke overrasket over dommen.

– Man har jo vært kjent med at potetgull har vært brukt beskrivende, sier Rognstad til E24.

Rognstad fremhever at dommen betyr at Maarud ikke kan bruke varemerkerett til å hindre bruk av betegnelsen potetgull, hvis dommen blir stående.

Også når det gjelder bruk av markedsføringsloven for å hindre andre i å bruke potetgull til å beskrive sitt potetgull, har Maarud en utfordring etter dommen.

– Det skal litt til å hevde at bruken av en betegnelse som det ikke er lov å registrere som varemerke, er i strid med markedsføringsloven, sier Rognstad.

Varemerkeregistrert i 2010

Postdoktor Torger Kielland ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, er ekspert på immaterialrett. Han mener også at dommen i tingretten er riktig.

– Ja, det vil jeg si. Hvis vi forutsetter at dommen blir stående, vil Maaruds registrerte varemerke opphøre å gjelde. Mannen i gata vil oppfatte dette som selvfølgelig at man ikke kan verne om potetgull som et varemerke, sier Kielland til E24.

– I store deler av Norge oppfatter man potetgull som en alminnelig betegnelse på potetchips, sier Kielland.

Bakgrunnen er at Orkla og Kims ønsker å benytte ordet potetgull som betegnelse for sine potetchips, og derfor stevnet Maarud til Oslo tingrett.

Maarud søkte om registrering av potetgull i varemerkeregisteret i 2009, og fikk innvilget søknaden av Patentstyret. Potetgull ble registrert som varemerke i mars 2010.

– Kan Maarud fortsatt ha et vern i varemerkeloven etter dommen?

– Spørsmålet om Maarud har vern gjennom innarbeidelse av potetgull som varemerke, er ikke avgjort i dommen, men det er bare i teorien, fordi i praksis innebærer rettens argumentasjon at Maarud heller ikke har vern gjennom innarbeidelse, noe retten også sier uttrykkelig, sier Kielland.

Samtidig understreker han at det spørsmål som fortsatt står åpent, er om Maarud kan ha et vern av potetgull gjennom markedsføringsloven.

– Orkla har fått medhold i sitt hovedkrav om å få kjent varemerkeregistreringen ugyldig, men det Orkla egentlig ville, var at retten skulle ta stilling til om markedsføringsloven er krenket i fremtiden, sier Kielland.

Retten skriver i dommen at det ikke er mulig for retten å ta stilling til om en fremtidig handling vil være i strid med markedsføringsloven. Derfor fikk Orkla ikke noen fastsettelsesdom på dette punktet.

– Dersom Kims tar i bruk betegnelsen potetgull i sin markedsføring, vil Maarud derfor kunne ta Orkla og Kims til retten på nytt og begrunne dette med krenkelse av markedsføringsloven, sier Kielland.

– Hvis man legger til grunn at potetgull er en alminnelig betegnelse på potetchips, bør man være forsiktig med å bruke markedsføringsloven for å ramme bruk av potetgull, sier Kielland.

– Det finnes et behov for at alle kan bruke potetgull, og det må påvirke en fremtidig vurdering av om bruk av potetgull er i strid med god forretningsskikk, og dermed er i konflikt med markedsføringsloven, sier Kielland.

Retten overprøvet Patentstyret

Seksjonssjef i Patentstyret, Knut A. Bostad, vedgår at retten er kritisk til om Patentstyret har foretatt en individuell vurdering av merket potetgull.

– Oslo tingrett har kjent varemerkeregistreringen av potetgull ugyldig, betyr dette at registreringen ikke burde ha blitt godkjent av Patentstyret i 2009/2010?

– Retten har overprøvd vår vurdering og er kommet til et annet resultat. Dommen er godt begrunnet og godt skrevet. Oslo tingrett har hatt et større grunnlag for vurdering av merket enn Patentstyret. At retten er kommet til et annet resultat, lever vi godt med, sier seksjonssjef i Patentstyret, Knut A. Bostad til E24.

– Hvordan har det seg at Patentstyret vurderte dette annerledes enn Oslo tingrett?

– Vi foretar 15.000 vurderinger hvert år. Med en så stor mengde saker innenfor et område med skjønnsmessige vurderinger, er det ikke rart at man kan komme til forskjellige resultater, sier Bostad.

– Hva vil Patentstyret gjøre nå?

– Hvis dommen ikke blir anket, vil varemerkeregistreringen av potetgull kjennes ugyldig, og Patentstyret vil slette registreringen fra varemerkeregisteret, sier Bostad.

Maarud vil deretter ikke ha en gyldig varemerkeregistrering av potetgull.

– Da vil Maarud ikke lenger ha enerett til potetgull, og da vil bruk av potetgull ikke lenger være i strid med varemerkeloven, med mindre det fortsatt er innarbeidet, sier Bostad.

Orkla og Maarud om fremtiden

Kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla Confectionary & Snacks Norge sa onsdag til E24 følgende om hvorvidt selskapet planlegger å bruke ordet potetgull nå
– Vi har ingen umiddelbare planer om det. Vi har vært drevet at et ønske om å snakke samme språk som forbrukerne, sier Rønning.

Administrerende direktør i Maarud, Chris Samways, skrev i en pressemelding i går at varemerkeregistreringen av Potetgull, godkjent av Patentstyret i 2009 er ugyldig. I uttalelsen fra Maarud står det også at retten ikke tar stilling til hvorvidt potetgull har degenerert som varemerke eller til varemerkets stilling i 2015. Maarud mener også at retten konkluderer med at det ikke er fritt frem for Orkla til å bruke potetgull for å beskrive chips-produktene sine.

– Dommen er selvfølgelig skuffende. Vi vil nå lese dommen grundig, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, sier Samways i pressemeldingen.

E24 har ikke kommet i kontakt med Samways torsdag kveld.